發(fā)明分析與權利要求撰寫:專利律師指南(原書第2版)
定 價:120 元
叢書名:知識產(chǎn)權經(jīng)典譯叢
- 作者:Ronald D. Slusky
- 出版時間:2020/1/8
- ISBN:9787513063968
- 出 版 社:知識產(chǎn)權出版社
- 中圖法分類:D9
- 頁碼:
- 紙張:膠版紙
- 版次:1
- 開本:16K
本書從專利律師的角度,講述了如何分析發(fā)明,并將其提煉成專利權利要求的方法。本書指出,發(fā)明是一種技術思路而非具體的產(chǎn)品,在分析發(fā)明時,采用“問題-解決方案”的描述來確定發(fā)明構思以及發(fā)明的關鍵技術特征;在撰寫獨立權利要求時,基于“問題-解決方案”,*大化獨立權利要求的保護范圍;根據(jù)侵權判定等專利實施過程中的情況布局多樣化的權利要求;通過“問題-解決方案”指導說明書等申請文件的撰寫,由此構建保護范圍寬、且具有防御能力的權利要求。
本書雖然是由美國作者所著,講解美國專利法框架下的申請文件撰寫,但書中所闡述的發(fā)明分析方法、權利要求撰寫方法等對國內(nèi)申請人和代理人也極具啟發(fā)意義,非常值得國內(nèi)專利行業(yè)從業(yè)人員一讀。這是一本重實踐、接地氣的書,也是一本幽默、有趣的書。作者具有豐富的從業(yè)經(jīng)驗,結合自身深刻的認識和理解,將理解分析發(fā)明、撰寫申請文件這兩件事徹徹底底展開,逐類逐項進行細致入微的剖析,引用大量案例輔以說明,涉及廣泛的技術領域,細數(shù)法律修改帶來的變化和影響,并給出大量練習和講解,進而不遺余力地指導讀者——如何在美國法律框架下,通過理解分析發(fā)明并撰寫申請文件,為權利人尋求利益最大化的保護。另外,在描述過程中,不僅體現(xiàn)出作者系統(tǒng)的專業(yè)知識,還展露了他繪聲繪色講故事的能力,你能想象如何利用希臘神話、《誰動了我的奶酪》《成功領導者的八項核心能力》等文學作品來講解專利知識嗎?能理解為何將對手比喻為電腦黑客嗎?以及為何將發(fā)明人比為“她”?而“幽靈”又指專利撰寫中的什么?作者甚至在每個分析或撰寫的步驟中,還對自己的心理變化也進行了描述,很容易引起讀者的共鳴。
初讀原著時,我們不僅折服于作者的專業(yè)素養(yǎng),被那一個個讓人會心一笑的小幽默抓住眼球,同時也被作者發(fā)自內(nèi)心的投入所深深打動。這些都是促使我們下定決心翻譯它的重要原因。因此,無論是企事業(yè)單位或高校的知識產(chǎn)權工作者、知識產(chǎn)權代理師,還是其他知識產(chǎn)權從業(yè)者,想要對美國專利實踐有深入了解,希望能夠在草擬技術交底書、分析發(fā)明和撰寫權利要求的過程中得到強有力的引導和啟發(fā),抑或是尋求如何通過科學撰寫降低被無效的可能性、提升對侵權行為行使權力的可能性,如何規(guī)避已有的專利壁壘,以及在審查過程中如何更有效地答復和修改申請文件等方面的知識,我們都推薦讀一讀這本既專業(yè)又有趣的書。相信在閱讀過程中,各類讀者都能有所收獲。
從籌劃到翻譯成書,兩年多的時間,各位譯者查閱文獻、交流討論、反復推敲,終于在譯者團隊的共同協(xié)作下得以出版。在翻譯過程中,譯者們各司其職,并相互進行校對檢查,最后由吳軍芳進行合稿、統(tǒng)稿。翻譯分工為:吳軍芳翻譯第7~11章、術語表,校對第1~6章、致謝等本書介紹部分的內(nèi)容;馬天旗翻譯第1~6章,校對第7~10章;呂占江翻譯本書介紹、第14~17章、附錄B,校對第12~13章、附錄A、C、D和索引;韓樹剛翻譯第12~13章、第21~22章、附錄A,校對第18~22章;李明娟翻譯第18~20章、附錄C、D和索引表,校對第11章、第14~17章、附錄B、術語表。鐘鋒和李航在前期翻譯準備、后期文字稿整理中也付出了很多勞動,她們認真、務實的工作態(tài)度令我們敬佩。
此外,尤其要特別感謝知識產(chǎn)權出版社的大力支持,感謝黃清明編輯、韓婷婷編輯、程足芬編輯在本書翻譯過程中提供的大量指導和寶貴意見,感謝編輯部其他同仁在本書編輯出版過程中的努力和付出,正是他們的嚴謹、細致和敬業(yè),方才促成本書在國內(nèi)的面世。
雖然各位譯者已經(jīng)付出了巨大努力,但囿于有限的水平,翻譯的內(nèi)容仍值得推敲,對其中任何不妥之處,請讀者朋友一定提出批評指正。
譯者
2019年8月
收起全部↑
作者:
Ronald D.Slusky(羅納德?D.茨拉斯基):美國紐約市自由專利代理律師,擁有哥倫比亞大學電氣工程專業(yè)學士和碩士學位,并以優(yōu)異成績?nèi)〉梦黝D霍爾大學法學博士學位。曾擔任貝爾實驗室(曾屬于AT&T公司,后屬于朗訊科技公司)的內(nèi)部法律顧問多年,指導過多位專利律師,在專利律師行業(yè)從業(yè)30余年。
譯者:
吳軍芳:國家知識產(chǎn)權局專利局專利審查協(xié)作河南中心審查業(yè)務部副主任,副研究員,國家知識產(chǎn)權局專家?guī)鞂<摇⒑幽鲜≈R產(chǎn)權專家?guī)鞂<、洛陽市知識產(chǎn)權專家?guī)鞂<、河南大學職業(yè)導師、鄭州大學研究生導師,專利局審查員培訓局級師資,從事十余年審查員培訓工作,參與開發(fā)并講授權利要求分析、創(chuàng)造性、實質審查等多門課程,并為多次為代理機構、企業(yè)高校等培訓授課。參與過專利局分領域檢索手冊等專項課題研究工作。發(fā)表多篇業(yè)務文章。
馬天旗:國家知識產(chǎn)權運營公共服務平臺副總經(jīng)理,高級知識產(chǎn)權管理師,全國專利信息利用師資人才,中國專利信息分析人員測評委員會成員,國家知識產(chǎn)權局專家?guī)鞂<,北京市知識產(chǎn)權專家?guī)鞂<业取V骶帯秾@治?方法、地圖解讀及情報挖掘》《專利布局》《專利挖掘》《專利轉移轉化案例解析》,參與撰寫《專利分析實務手冊》《高價值專利培育與評估》《高價值專利篩選》等書籍,發(fā)表知識產(chǎn)權相關文章近40篇。
呂占江:國家知識產(chǎn)權運營公共服務平臺副總經(jīng)理,副研究員,先后在國家知識產(chǎn)權局專利局實用新型審查部、審查業(yè)務管理部、專利審查協(xié)作河南中心工作,曾任專利審查協(xié)作河南中心辦公室副主任、主任。長期參與國家知識產(chǎn)權局專利局審查質量管理政策、制度的制定,質量評價體系的運行工作,執(zhí)筆多年《專利審查質量評價報告》,牽頭建立了審查質量外部評價和外部投訴體系,制定了專利審查質量滿意度調(diào)查體系,建立了審查質量投訴平臺;參與過向國務院上報專利質量工作報告的主要撰寫工作,以及《基于強局建設的審查業(yè)務未來路線圖》《五局審查質量合作》等研究工作。參與省部級課題研究二十余項,是《高價值專利(組合)培育和評價標準》《知識產(chǎn)權拍賣規(guī)程標準》的主要起草人。
韓樹剛:國家知識產(chǎn)權局專利局機械發(fā)明審查部汽車配件處處長,研究員。長期為企業(yè)人員和專利代理人培訓撰寫實務方面課程,并參與多項局內(nèi)有關專利檢索、創(chuàng)造性審查等方面的研究課題,發(fā)表多篇業(yè)務文章。
李明娟:國家知識產(chǎn)權局專利局專利審查協(xié)作河南中心電學發(fā)明審查部計算機領域室主任,副研究員,局骨干人才、外派國際化人才,局級授課教師,連續(xù)多年參與新審查員培訓,講授《創(chuàng)造性審查實踐》《實質審查程序》等十余門課程,多次參加對外培訓,講授《專利信息基礎》《電學領域申請文件的撰寫》等,作為主要執(zhí)筆人、統(tǒng)稿人等參與局級專項課題以及審協(xié)河南中心自主課題的研究,在各類期刊上發(fā)表文章多篇。具有BFT高級、PETS5等外語證書,曾赴歐洲專利局參加CPC培訓。
致謝Ⅰ
關于作者Ⅲ
本書介紹Ⅴ
譯者說明
譯者介紹ⅩⅤ
第一部分確認發(fā)明
第1章發(fā)明是構思
從技術問題開始
本章回顧
第2章從技術問題開始(而不是實施例)
技術問題是什么?
實物教學課:科納(Konaclip)曲別針
本章回顧
第3章“問題—解決方案”的描述
盡早開始
大思維
不要被發(fā)明人的實施例所迷惑
先是質疑者,后是辯護者
單獨的發(fā)明創(chuàng)造單獨處理
定義本發(fā)明,試試它的大小是否合適
本章回顧
第4章“問題—解決方案”的描述——達到應有的寬度
設想“對手團隊”
挖掘實施例
分析究竟發(fā)生了什么
將“怎樣”與“什么”分開
構想替代方案,包括一些難以置信的方案
拓展技術問題
修剪和提煉
請教您的同事
首先“看透”本發(fā)明
使用歐式(“吉普森”式)權利要求作為一種分析發(fā)明的模式
設想銷售場景
想象一下,你只有60秒鐘來形容本發(fā)明
反復詢問發(fā)明人
本章回顧
第5章“問題—解決方案”的描述——避免過度寬泛
盡可能寬泛地理解“問題—解決方案”的描述
正確的縮窄方式
持續(xù)聚焦于專利寬度及其功能
縮窄技術問題而不是解決方案
反思無馬的馬車
本章回顧
第6章退守特征和計劃性退守
為什么需要退守(回退)策略
計劃性退守
使用“問題—解決方案”范式識別退守特征椅子的計劃性退守
本章回顧
第二部分撰寫單獨的權利要求
第7章基于問題解決法撰寫獨立權利要求
五個步驟
示例
微波爐均勻加熱裝置
交通信號器
組合步驟中的可選項
前序部分
重新排列和重復
法定權利要求類型
結構性特征與裝置加功能特征
發(fā)明的場合
問與答
過短的權利要求
本章回顧
第8章基于發(fā)明點撰寫獨立權利要求
步驟1和2:設定場合和權利要求類型
步驟3:確定發(fā)明點
思考問題和解決方案
找出“究竟發(fā)生了什么”
將“什么”與“怎樣”分開
步驟4:基于發(fā)明點撰寫權利要求
以終為始
只打包你所需要的
定義,不要解釋
使用功能性描述使得權利要求特征數(shù)量最少
仔細檢查每個修飾語
確認權利要求正確表達了你的意圖
假設輸入信號和數(shù)據(jù)/參數(shù)值是現(xiàn)成的——不要在權利要求中去生成
為從屬權利要求保留從屬權利要求限定語
撰寫權利要求時,應胸有成竹,而非囿于附圖
力求簡單化
步驟5:采用“問題—解決方案”的描述作為基準
本章回顧
第9章中范圍和窄范圍的權利要求
退守性權利要求
差異性權利要求
實施例式獨立權利要求
寬度的問題
在許可和訴訟中的好處
在可專利性和“被侵權性”之間尋找平衡
最大化許可費基礎的權利要求
本章回顧
第10章解釋性權利要求
父權利要求可能被與發(fā)明無關的現(xiàn)有技術公開
父權利要求可能不清楚
問與答
本章回顧
第11章從屬權利要求布局
鏈式窘境
單獨提供專利性的權利要求應采取非鏈式方式
協(xié)同提供專利性的權利要求應采取鏈式方式
不能協(xié)同提供專利性的權利要求不應采取鏈式方式
徹底避免不起任何作用的權利要求
基于為計劃性退守做出的貢獻,在權利要求族中分層設置權利要求
將從屬權利要求的布局應用于不同的權利要求族中,以控制權利要求的數(shù)量
馬庫什組——粗心的陷阱
本章回顧
第12章具有功能性語言的權利要求
“功能性語言”而不是“功能性權利要求”
涉及新穎性的功能性語言
什么時候權利要求是過度功能性的
什么時候權利要求是非過度功能性的
關于范圍過寬
規(guī)則的意義
“用詞問題”
轉接詞
預期用途的描述
沃巴什的功能性語言到底表達了什么?
本章回顧
第13章裝置加功能
裝置加功能權利要求的寬度
裝置加功能權利要求的不清楚
不合格的權利要求撰寫者在做什么?
至少在一些權利要求中,以非裝置加功能形式構造功能性要素
只要有意義,就使用博勒加德(Beauregard)權利要求
不要完全放棄裝置加功能權利要求
用第112條(f)在頭腦中精細勾畫說明書
步驟加功能
本章回顧
第三部分權利要求書和可預見的執(zhí)行情況
4章發(fā)明應用場合和直接侵權者
發(fā)明應用場合
發(fā)明應用場合的釋義
發(fā)明應用場合的重要性
維護發(fā)明應用場合邊界的完整性
個體直接侵權人
兩類常見的侵權對象
采用競爭對手的思維模式
讀者練習
示例一:衣服制造
示例二:互聯(lián)網(wǎng)基礎設施
本章回顧
第15章法定權利要求類型
產(chǎn)品(機器/產(chǎn)出品)權利要求
一般的產(chǎn)品權利要求
計算機可讀介質(Beauregard)權利要求
傳播信號權利要求——不再允許
方法(步驟)權利要求
組合物權利要求
方法表征產(chǎn)品的權利要求
本章回顧
第16章權利要求的多樣性
重組“問題—解決方案”的描述
同時列舉功能和結構
術語變化
強制格式權利要求
功能限定與結構限定
要素或步驟的數(shù)量
前序部分長度
前序部分內(nèi)容
要解決的問題
發(fā)明點的處理
基礎的科學或工程理論
數(shù)學方式的限定
粒度
時間性
信號域
強制格式示例
示例一:網(wǎng)絡搜索
示例二:行程編碼
示例三:模塊化地板
本章回顧
第17章結合預期的實施情況檢查權利要求
檢查整體權利要求書
非專利性/無效性
最大限度地提高專利對其所有者的價值
檢查單個權利要求
不恰當?shù)乜s小范圍
權利要求過寬和不清楚
超出發(fā)明應用場合邊界
形式檢查
本章回顧
第四部分專利申請的準備和審查過程處理
第18章撰寫背景技術和發(fā)明內(nèi)容
讀者
背景技術
以終為始
保持簡短并有結論
不要在背景技術中引用附圖
不要把發(fā)明人的發(fā)現(xiàn)寫入背景技術
發(fā)明內(nèi)容
以一句話陳述發(fā)明的解決方案
功能性呈現(xiàn)解決方案
閉合“問題—解決方案”環(huán)
指定選擇性特征
使用“倒金字塔”樣式
要有創(chuàng)造力
本章回顧
第19章撰寫具體實施方式
具體實施方式是背景技術/發(fā)明內(nèi)容的擴展
闡述問題
闡述解決方案
采用前述的倒金字塔樣式獲得發(fā)明
在撰寫具體實施方式之前,掌握發(fā)明
詳細描述體現(xiàn)發(fā)明的地方
隨時收集變化和替換方式;把它們保留到最后
何時撰寫具體實施方式?
最后的核查
本章回顧
第20章權利要求被拒絕——修改還是爭辯?
四個問題,六個選項
問題1:審查員關于顯而易見性的立場是否有充分依據(jù)?(框11、框12)
問題2:權利要求可以從所引用的現(xiàn)有技術中獲知嗎?(框13、框14)
試著從審查員的角度去看
不要過度解讀參考文獻
不要僅僅依靠發(fā)明人對參考文獻的解讀
問題3:被引用的現(xiàn)有技術是否公開了發(fā)明構思?(框15、框16、框18)
問題4:發(fā)明是否早于參考文獻?(框17、框20)
本章回顧
第21章權利要求的修改
重新考慮本發(fā)明,隨后重新考慮權利要求
當現(xiàn)有技術沒有公開發(fā)明構思時的修改
引用的現(xiàn)有技術公開了發(fā)明構思時的修改
丟掉無用的限定
本章回顧
第22章與發(fā)明人合作
課堂式學習的局限性
自主學習
從已知的起點開始
慢慢地、謹慎地前進
不要放過任何必要的細節(jié)
充分利用你對技術的好奇心
從一開始就依靠發(fā)明人
邁出第一步很難——但你必須這么做
讓發(fā)明人參與申請的準備工作
準備申請文件的四階段協(xié)作過程
本章回顧
附錄A發(fā)明構思及其“問題—解決方案”的描述
附錄B讀者練習——以及作者答案
附錄C專利示例
附錄D《美國法典》第35卷節(jié)選(自2013年3月16日起生效)
術語表
索引