《337調(diào)查突圍:寫給中國企業(yè)的應(yīng)訴指南》在簡述337調(diào)查制度以及對美國知識產(chǎn)權(quán)實體法和ITC的程序規(guī)則進(jìn)行權(quán)威解讀基礎(chǔ)上,結(jié)合作者十余年來親自代理的典型案例的深度解析,為中國企業(yè)在337調(diào)查應(yīng)對中的應(yīng)訴策略、抗辯技巧以及對外貿(mào)易中的知識產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略進(jìn)行全面介紹。此外,《337調(diào)查突圍:寫給中國企業(yè)的應(yīng)訴指南》附錄作者連續(xù)六年來撰寫的337調(diào)查年度評論以及英文版的行政法官《基礎(chǔ)規(guī)則》、碎紙機案的《案件進(jìn)度命令》和《保護(hù)令》,全面展示337調(diào)查的規(guī)則、判例與實務(wù)。作為資深的337調(diào)查律師,作者以極簡和通俗的撰述風(fēng)格,為中國企業(yè)的應(yīng)訴奉上一本具有實務(wù)操作參考的應(yīng)訴指南。
序推薦序1
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近年來,美國國際貿(mào)易委員會(ITC)已經(jīng)成為涉及國際貿(mào)易產(chǎn)品的高風(fēng)險專利糾紛的重要解決機構(gòu)。ITC的這一權(quán)力來自美國《1930年關(guān)稅法》第337節(jié),該法禁止進(jìn)口貨物到美國時從事“不公平競爭方法和不公平行為”。自20世紀(jì)90年代以來,ITC的337調(diào)查受案數(shù)量已增加了三倍,達(dá)到每年約40件新案——其中絕大多數(shù)基于專利侵權(quán)訴求。
雖然337調(diào)查案件的絕對數(shù)量仍不及每年在美國聯(lián)邦地區(qū)法院提起的數(shù)千件專利侵權(quán)訴訟案,但I(xiàn)TC案件的審結(jié)時間較短,救濟措施嚴(yán)厲有效:排除令通知美國海關(guān)與邊境保護(hù)局拒絕侵權(quán)產(chǎn)品入境美國。鑒于以上及其他原因,這自然吸引了專利權(quán)人向ITC尋求救濟,維護(hù)其對最具價值的前沿技術(shù)及運用這些技術(shù)的產(chǎn)品的權(quán)利。
毋庸置疑,許多337調(diào)查案主要涉及信息技術(shù)、電信和電子領(lǐng)域的專利糾紛。這些技術(shù)研發(fā)的創(chuàng)意產(chǎn)品能創(chuàng)造出巨大的商業(yè)價值。這些產(chǎn)品技術(shù)上復(fù)雜且具有高價值,通常包含眾多專利發(fā)明,但商品壽命周期較短,這激勵了專利權(quán)人尋求快捷有力的救濟方式以打擊涉案侵權(quán)產(chǎn)品。對于這些高科技領(lǐng)域的產(chǎn)品,眾多中國企業(yè)在加入國際供應(yīng)鏈的過程中取得了巨大成功,有的甚至已樹立自主品牌。但正是在成功地國際化過程中,中國企業(yè)可能發(fā)現(xiàn)自己卷入美國專利訴訟,尤其是ITC的337調(diào)查。
337條款調(diào)查采用加速程序,一般在申請書提交后30日內(nèi)開始證據(jù)交換,在8~10個月內(nèi)開庭,ITC僅在13~18個月內(nèi)就能作出裁決并發(fā)布救濟措施。因此,為高效應(yīng)對美國337調(diào)查,列為被申請人的企業(yè)必須迅速決定應(yīng)訴代理、法律策略、證據(jù)交換、和解選擇以及潛在的規(guī)避設(shè)計。由于中美之間的法律體系差異及某些情況下的語言障礙,ITC的加速程序?qū)χ袊髽I(yè)來說挑戰(zhàn)更大。
本書針對337調(diào)查的程序運作,為涉案的中國企業(yè)應(yīng)訴提供了實操指南。冉瑞雪律師是接受過中美兩國法律訓(xùn)練的執(zhí)業(yè)律師,并代理過中國企業(yè)多起337調(diào)查案,具有獨特的資質(zhì)和資歷來指導(dǎo)中國企業(yè)成功應(yīng)對此類挑戰(zhàn)。在本書中,冉律師根據(jù)其代理被訴中國企業(yè)的經(jīng)驗,對ITC調(diào)查的法律和商業(yè)風(fēng)險評估提供了深刻的見解。對于剛進(jìn)入這一領(lǐng)域的法律專業(yè)人士以及針對337調(diào)查制訂戰(zhàn)略決策的公司管理層來說,她的意見將大有裨益。
冉律師從被訴中國企業(yè)的角度來解釋ITC程序,為幫助中國企業(yè)乘風(fēng)破浪地應(yīng)對ITC啟動的337調(diào)查貢獻(xiàn)卓著。
Shara L. Aranoff
美國科文頓·柏靈律師事務(wù)所顧問
ITC前主席暨委員(2005~2014)
2015年3月3日初稿,2015年3月16日修訂
冉瑞雪,美國科文頓·柏靈律師事務(wù)所(Covington & Burling LLP)合伙人,是跨境知識產(chǎn)權(quán)爭議解決專家,幫助中國企業(yè)處理并協(xié)調(diào)在美國、歐洲多國以及在中國的知識產(chǎn)權(quán)訴訟;也是美國337調(diào)查中國法律服務(wù)市場的開拓人、目前代理中國企業(yè)應(yīng)訴337調(diào)查案件最多的律師之一,代理了多起中國企業(yè)在美國聯(lián)邦地區(qū)法院的知識產(chǎn)權(quán)訴訟案件以及美國聯(lián)邦巡回上訴法院的上訴案件,代理的337調(diào)查案曾獲選《商法》雜志“年度大案要案”,同時也處理了大量的涉及知識產(chǎn)權(quán)交易的項目,包括技術(shù)轉(zhuǎn)讓、上市和并購中的知識產(chǎn)權(quán)問題等。
工作經(jīng)歷豐富,擁有在美國律所、中國律所、中國政府、國有企業(yè)以及跨國公司的工作經(jīng)驗,對中國的制造業(yè)和高科技產(chǎn)業(yè)有著較深的理解。
美國紐約州執(zhí)業(yè)律師,也有中國律師資格,畢業(yè)于中國政法大學(xué),獲國際經(jīng)濟法專業(yè)學(xué)士及碩士學(xué)位,后在美國喬治·華盛頓大學(xué)法學(xué)院獲知識產(chǎn)權(quán)法專業(yè)碩士學(xué)位。
曾任中華全國律師協(xié)會國際業(yè)務(wù)委員會委員及中國人民大學(xué)法學(xué)院校外兼職法律碩士導(dǎo)師,曾獲北京市“三八紅旗手”獎?wù),是國際知名評級機構(gòu)錢伯斯(Chambers & Partners)在與貿(mào)易有關(guān)知識產(chǎn)權(quán)領(lǐng)域的推薦律師。
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第1章 調(diào)查概述
337調(diào)查制度及其歷史演變
337調(diào)查的參與各方
337調(diào)查與中國企業(yè)
第2章 調(diào)查的實體法規(guī)則
專利法
商標(biāo)法
著作權(quán)法
商業(yè)秘密法
第3章 調(diào)查的程序規(guī)則
申請337調(diào)查的條件
337調(diào)查程序規(guī)則
違反337條款的處罰措施與執(zhí)行
337調(diào)查的后續(xù)和關(guān)聯(lián)司法程序
第4章 中國企業(yè)應(yīng)訴337調(diào)查實務(wù)
是否應(yīng)訴的決策
組建內(nèi)部應(yīng)訴團(tuán)隊和控制應(yīng)訴費用
在337調(diào)查中盡早結(jié)案
完成規(guī)避設(shè)計以保住美國市場
應(yīng)對商業(yè)秘密337調(diào)查
利用各種資源為應(yīng)訴服務(wù)
第5章 中國企業(yè)對外貿(mào)易中的知識產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略
概述
制訂和實施對外貿(mào)易知識產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略
第6章 中國企業(yè)應(yīng)訴337調(diào)查典型案例評析
味之素訴大成賴氨酸案
Tessera訴記憶科技芯片案
安捷達(dá)訴天瑞鑄鋼車輪案
林肯訴大西洋桶裝焊絲案
英維康訴順隆可調(diào)節(jié)通用病床案
雷米訴臨海永磁起動機案
SI訴華奇增稠樹脂案
范羅士訴新譽碎紙機案
附錄1 重要術(shù)語對照
附錄2 中國企業(yè)應(yīng)訴337調(diào)查2009~2014年年度評論系列報告
2009年度報告
2010年度報告
2011年度報告
2012年度報告
2013年度報告
2014年度報告
附錄3 碎紙機案《基礎(chǔ)規(guī)制》(英文版)
附錄4 碎紙機案《案件進(jìn)度命令》(英文版)
附錄5 碎紙機案《保護(hù)令》(英文版)
后記
《337調(diào)查突圍:寫給中國企業(yè)的應(yīng)訴指南》:
337調(diào)查制度及其歷史演變
一、什么是337調(diào)查
所謂337調(diào)查(Section 337 investigation)是指美國針對進(jìn)口貿(mào)易中的不公平行為(主要是指知識產(chǎn)權(quán)侵權(quán))采取的一種措施,其名稱得名于美國《1930年關(guān)稅法》第337節(jié)(以下簡稱“337條款”)。《1930關(guān)稅法》第337節(jié)在《美國法典》中的法律節(jié)次為1337。
337調(diào)查的主管機構(gòu)為ITC,受案范圍包括在美國進(jìn)口貿(mào)易中發(fā)生的專利侵權(quán)、商標(biāo)侵權(quán)、著作權(quán)侵權(quán)、掩模作品(集成電路布圖設(shè)計)侵權(quán)、侵犯商業(yè)秘密、虛假廣告以及涉及進(jìn)口產(chǎn)品的反壟斷問題等。ITC是專門負(fù)責(zé)美國國際貿(mào)易管理的行政機構(gòu),其職責(zé)主要是調(diào)查和監(jiān)督國際貿(mào)易行為,執(zhí)行國際貿(mào)易法律,防止和處罰國際貿(mào)易中如傾銷、補貼、知識產(chǎn)權(quán)侵權(quán)等不公平貿(mào)易行為。
337條款最初作為進(jìn)口救濟的兜底條款,將除傾銷、補貼外的所有不公平貿(mào)易行為包括在內(nèi)。盡管從來沒有美國法律明文界定“不公平貿(mào)易行為”的準(zhǔn)確范圍,但從美國國會、關(guān)稅委員會及聯(lián)邦法院的一些報告中可以看出,不公平貿(mào)易行為的范圍很廣。美國關(guān)稅委員會在1919年的報告中所列舉的不公平貿(mào)易行為就包括假冒商標(biāo)、仿造商品、偽造標(biāo)志、仿造專利、虛假廣告、商業(yè)威脅、行賄等。后來,337條款逐漸以規(guī)范知識產(chǎn)權(quán)侵權(quán)行為為主。ITC官方網(wǎng)站就把337調(diào)查放在“知識產(chǎn)權(quán)”一欄中。據(jù)統(tǒng)計,實踐中,大部分337調(diào)查涉及專利侵權(quán),其余的案由包括商標(biāo)侵權(quán)、著作權(quán)侵權(quán)、侵權(quán)商業(yè)秘密等。
在337調(diào)查中,若ITC認(rèn)定某被訴企業(yè)違反了337條款,將針對該企業(yè)發(fā)布有限排除令(limited exclusion order)或在滿足特定條件的前提下發(fā)布普遍排除令(general exclusion order),禁止侵權(quán)產(chǎn)品進(jìn)入美國市場。此外,ITC將發(fā)布制止令(cease and desist order),要求美國境內(nèi)的批發(fā)商或零售商等停止售賣相關(guān)侵權(quán)產(chǎn)品。
根據(jù)ITC的統(tǒng)計,近年來,相當(dāng)數(shù)量的337調(diào)查與高科技產(chǎn)品有關(guān)的知識產(chǎn)權(quán)糾紛。向ITC提起337調(diào)查已成為很多公司尤其是高科技公司從商業(yè)角度遏制競爭對手的有力武器,這在2010年表現(xiàn)得尤為明顯。三星和夏普、飛思卡爾和松下、LG和索尼等公司均在2010年先后相互提起337調(diào)查。此外,2010年2~11月,包括蘋果、摩托羅拉、諾基亞和宏達(dá)電子在內(nèi)的4家全球最大的智能手機生產(chǎn)商之間利用ITC這個平臺總共提起了6起337調(diào)查(案號及時間見表1-1)。由于蘋果、諾基亞和摩托羅拉的產(chǎn)品通常都是在美國領(lǐng)土之外被代工加工完成之后才進(jìn)口至美國市場的,一旦337調(diào)查申請人拿到ITC的排除令并由美國海關(guān)與邊境保護(hù)局知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)部(Intellectual Property Rights Branch of U.S.Customs and Border Protection)執(zhí)行,這意味著競爭對手的產(chǎn)品無法進(jìn)入美國市場與申請人競爭。(表1-1 2010年涉及智能手機的337調(diào)查立案統(tǒng)計)
具體到涉案產(chǎn)品,近幾年的337調(diào)查中,電腦、手機、電子產(chǎn)品等高科技產(chǎn)品占了相當(dāng)?shù)谋壤。?012~2013年的數(shù)據(jù)為例,電腦及電子通訊產(chǎn)品占2012年新立案件總量的30%,2013年占38%;其他消費電子產(chǎn)品占2012年新立案件總量23%,2013年則占7%。此外,337調(diào)查也涉及多類其他產(chǎn)品。例如,藥品和醫(yī)療器械占2012年新立案件總量的5%,2013年占14%。
圖1-1顯示了2012~2013年新立案件的337調(diào)查所涉及的產(chǎn)品類型。(圖1-1 2012~2013年337調(diào)查被訴產(chǎn)品分類)
337調(diào)查雖是行政調(diào)查程序,但在調(diào)查程序、調(diào)查方式方面與美國民事訴訟有很多相似之處。它由一名行政法官(Administrative Law Judge,ALJ)負(fù)責(zé)審理,具體程序大致可以分為以下幾個階段:立案→開示程序→開庭→行政法官初裁→委員會復(fù)審和終裁→總統(tǒng)審查等。
二、337調(diào)查制度的歷史演變
337條款源于美國《1922年關(guān)稅法》第316節(jié),后成為《1930年關(guān)稅法》(The Tariff Act of 1930)第337節(jié)。
早期,337條款并沒有規(guī)定明確的程序,因此提起的337調(diào)查案件也非常少!1974年貿(mào)易法》(Trade Act of 1974)對337條款的程序做了實質(zhì)性的修訂,使得337條款具有可執(zhí)行性,337調(diào)查案件才慢慢多起來。之后,《1988年綜合貿(mào)易與競爭法》(Omnibus Trade and Competitiveness Act of 1988)又修改了337條款,使注冊知識產(chǎn)權(quán)侵權(quán)類型的337調(diào)查不需要滿足國內(nèi)產(chǎn)業(yè)(domestic industry)損害(injury)要求,從而降低了提起337調(diào)查的門檻。
337條款最重要的三次修訂分別來自《1974年貿(mào)易法》《1988年綜合貿(mào)易與競爭法》和《1994年烏拉圭回合協(xié)議法》(Uruguay Round Agreements Act of 1994)。
。ㄒ唬1974年貿(mào)易法》
如前所述,在1974年以前,337條款因為可執(zhí)行性不強而作用甚微。為加強337條款的可執(zhí)行性,美國國會于1974年修訂了337條款的程序和執(zhí)行條款,其主要內(nèi)容如下。
(1)委員會有權(quán)發(fā)布最終裁決。該項修訂內(nèi)容授予委員會全權(quán)調(diào)查任何涉嫌違反337條款的行為,刪除了總統(tǒng)修改委員會裁決的權(quán)利。委員會的裁決從此成為有效的終局裁決,而總統(tǒng)僅可從政策方面考慮是否否決委員會的裁決。
。2)設(shè)定時限。國會要求委員會在盡可能短的時間內(nèi)結(jié)束調(diào)查并作出裁決:不超過自立案公告發(fā)布之日起1年(復(fù)雜的案件可以延長至18個月)。具備了結(jié)案迅速這一特點的337調(diào)查因而成為阻止不公平行為的有效救濟方式。
。3)增加了新的救濟方式——制止令。委員會已有的救濟手段——排除令是一種比較極端的救濟方式,通過增加制止令這一新的救濟方式,委員會在救濟的形式、范圍和程度上有了更多選擇。
(4)遵守《行政程序法》。修訂后的337條款要求委員會在事實審查和作出裁決方面遵守《行政程序法》(Administrative Procedure Act),例如庭審需要做記錄,裁決結(jié)果需分別書面寫明事實和法律的結(jié)論等。當(dāng)事方的程序性權(quán)利因此得以保證。
。ǘ1988年綜合貿(mào)易與競爭法》
美國國會制定了《1988年綜合貿(mào)易與競爭法》,涉及337調(diào)查方面的修訂內(nèi)容主要包括如下三個方面。
。1)刪除了對注冊知識產(chǎn)權(quán)侵權(quán)類型案件的“國內(nèi)產(chǎn)業(yè)損害”要求。根據(jù)該修訂內(nèi)容,申請人在提交申請和337調(diào)查程序中,不再需要證明其國內(nèi)產(chǎn)業(yè)因為被申請人的行為而遭受損害,訴訟成本因而降低。
。2)在所有類型的案件中,刪除了其國內(nèi)產(chǎn)業(yè)“有效地和經(jīng)濟地運行”的要求。由于ITC之前沒有因認(rèn)定一項國內(nèi)產(chǎn)業(yè)不符合“有效地和經(jīng)濟地運行”的要求而不予救濟,該條件的刪除并沒有帶來多大的爭議。但該項修訂內(nèi)容意味著337條款開始背離“保護(hù)與生產(chǎn)有關(guān)的美國國內(nèi)產(chǎn)業(yè)”這一傳統(tǒng)目的。
。3)擴大了“國內(nèi)產(chǎn)業(yè)”的范圍。根據(jù)該項修訂,“對知識產(chǎn)權(quán)利用(包括研究、工程、開發(fā)或許可)有相當(dāng)數(shù)量的投資”也可以構(gòu)成國內(nèi)產(chǎn)業(yè)。該項修訂目的是讓“沒有資金在國內(nèi)進(jìn)行產(chǎn)品實際生產(chǎn)的大學(xué)和小經(jīng)濟實體也能通過ITC來保護(hù)他們的權(quán)利”。
(三)《1994年烏拉圭回合協(xié)議法》
337調(diào)查在實踐中被很多國家所詬病。加拿大和歐共體就337條款的合法性問題分別于1983年和1988年向《關(guān)稅及貿(mào)易總協(xié)定》(General Agreement on Tariffs and Trade,GATT)的專家組提出申訴。GATT專家組在1983年認(rèn)定337條款符合GATT國民待遇的例外條款,即:對不同國家的歧視性待遇是為了保證實施符合GATT的法律法規(guī)的必要而存在,包括為了保護(hù)專利、商標(biāo)和著作權(quán)等;但在1989年,GATT專家組認(rèn)為,337條款需要做一些變更,才能適用國民待遇原則的例外條款。GATT專家組報告要求337條款在以下兩個方面進(jìn)行修改。
。1)在法院選擇權(quán)方面,進(jìn)口產(chǎn)品的外國生產(chǎn)商面臨不利的處境,因為如果這些外國生產(chǎn)商要質(zhì)疑美國國內(nèi)產(chǎn)品的知識產(chǎn)權(quán)侵權(quán)問題,就沒有類似337調(diào)查的程序可以選擇;
。2)337調(diào)查程序中存在對涉案產(chǎn)品的生產(chǎn)商或進(jìn)口商產(chǎn)生不公平的障礙或者劣勢的其他問題。
基于以上背景以及1994年烏拉圭回合談判需要,美國國會在《1994年烏拉圭回合協(xié)議法》中,對337條款作了部分修訂,主要包括以下方面。
(1)修改調(diào)查時限要求。原來規(guī)定在發(fā)布立案公告后盡早結(jié)案,但是不超過1年(復(fù)雜案件不超過18個月),修改后僅保留了“在發(fā)布立案公告后盡早結(jié)案”,且行政法官必須在案件立案后45日內(nèi)確定結(jié)案的目標(biāo)日期(target date)。由于337調(diào)查的目標(biāo)日期本來由行政法官或委員會根據(jù)實際情況決定,因此,該修訂的實際意義不大。
。2)規(guī)定提出反訴的程序。被申請人若要提出反訴,需要向聯(lián)邦地區(qū)法院提出。事實上,這并不影響337調(diào)查程序的快捷性。
。3)規(guī)定中止聯(lián)邦地區(qū)法院平行訴訟的權(quán)利。若針對同一問題同時存在337調(diào)查和聯(lián)邦地區(qū)法院的訴訟,則被申請人可以申請聯(lián)邦地區(qū)法院在337調(diào)查結(jié)果出來之前中止訴訟程序。這使得被申請人可以免于同時應(yīng)付多個訴訟。
(4)限制了普遍排除令的適用,即普遍排除令只能用于為了防止對有限排除令的規(guī)避行為和存在違法的行為但無法辨別侵權(quán)產(chǎn)品來源的情況。
……